Tutelarsi all’estero
Il marchio comunitario
In aggiunta alle
procedure di registrazione nazionali ed internazionali, per ottenere la protezione
del proprio segno, vi è la possibilità di depositare una domanda per marchio
comunitario.
La registrazione di un marchio comunitario offre un grande vantaggio, ovvero
conferisce al suo titolare un diritto unitario valevole in tutti i 27 Stati
membri dell’Unione europea mediante una procedura unica.
Le domande di registrazione sono soggette a norme di legge unitarie a livello
comunitario ed applicabili immediatamente in ogni singolo Stato membro.
Il diritto esclusivo conferito dalla registrazione di un marchio comunitario
garantisce al suo titolare la possibilità di interdire a terzi l’utilizzazione
in commercio, senza il suo consenso, di segni identici o simili a quelli tutelati
dal suo marchio comunitario.
Registrazione di un marchio comunitario
La domanda per la registrazione di un marchio comunitario può essere depositata
presso l’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI)
in Alicante (Spagna) oppure presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi a
Roma. Per assicurarsi che alla domanda sia attribuita una data di deposito
certa, sarebbe opportuno effettuare il deposito direttamente all’Ufficio per
l’Armonizzazione nel Mercato Interno ad Alicante.
Presso l’UAMI, il deposito può essere effettuato personalmente,
per fax, per posta, tramite corriere oppure in formato elettronico.
Lingua di deposito di un marchio comunitario
Le domande di registrazione per marchio comunitario possono essere redatte
in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell’Unione Europea. Ogni dichiarante
può servirsi della propria lingua nazionale, che sarà trattata come “prima
lingua”. In tale lingua, in futuro, si effettueranno le comunicazioni
tra l’UAMI ed il depositante.
Il depositante deve inoltre indicare una “seconda lingua”, diversa dalla prima,
scelta tra le cinque lingue ufficiali dell’UAMI: inglese,
francese, tedesco, italiano o spagnolo. La sua indicazione è condizione necessaria
per un buon esito della domanda, dato che sarà utilizzata come lingua
procedurale alternativa in procedimenti di opposizione, decadenza e nullità.
Contenuto della domanda
La domanda di registrazione, per la quale è previsto un apposito modulo (scaricabile direttamente dal sito dell’UAMI), deve contenere tra l’altro le seguenti indicazioni:
- una richiesta di registrazione per marchio comunitario;
- le necessarie indicazioni per l’identificazione del richiedente;
- l’elenco dei prodotti e servizi;
- la rappresentazione grafica del marchio;
- il pagamento delle tasse.
In presenza di questi requisiti minimi, alla domanda sarà attribuita la data di deposito ed il numero di protocollo. In seguito sarà verificata l’effettiva corrispondenza dei requisiti per l’assegnazione della data di deposito, ovvero se la domanda sia completa dal punto di vista formale.
Esame del marchio comunitario
Se tutti i
requisiti minimi formali sono soddisfatti, seguirà la valutazione della domanda
con particolare riferimento agli impedimenti assoluti alla registrazione. Qualora,
anche per un solo Paese membro dell’UE, si presenti un impedimento alla
registrazione, la domanda di marchio comunitario non potrà essere accolta.
Il deposito verrà pertanto rifiutato.
Durante la procedura di registrazione comunitaria viene effettuata una
ricerca d’ufficio relativa a domande o registrazioni di marchio preesistenti
o anteriori. Tale ricerca viene effettuata, in aggiunta, anche dalla
maggior parte degli Uffici nazionali (fanno eccezione Germania, Francia,
Italia ed altre nazioni). Le relazioni di ricerca verranno inoltrate successivamente
al richiedente del marchio.
Pubblicazione del marchio comunitario
Dopo lo svolgimento e la conclusione delle ricerche, la domanda per marchio comunitario
verrà pubblicata nel bollettino ufficiale, diffuso mensilmente sul sito dell’UAMI.
La pubblicazione si effettua in tutte le lingue della Comunità e non solo
nella lingua indicata dal richiedente come prima e seconda lingua. Con la
pubblicazione inizia il periodo di opposizione di tre mesi, durante il quale
i titolari di marchi anteriori hanno l’occasione di presentare un’opposizione
alla registrazione.
Qualora non venga presentata alcuna opposizione, previo pagamento della
tassa di registrazione entro i termini prestabiliti, il marchio sarà iscritto
nel registro comunitario e nuovamente pubblicato. L’iscrizione nel registro
attribuisce al titolare del marchio il diritto esclusivo all’uso dello stesso,
garantito e legale, e quindi di vietarne l’uso a terzi.
La protezione per un marchio comunitario registrato dura dieci anni. La registrazione può essere prolungata illimitatamente per ulteriori periodi di dieci anni.
Costi di un marchio comunitario
Per conoscere i costi aggiornati di registrazione di un marchio comunitario è opportuno e consigliabile consultare il sito dell’UAMI.
Protezione in oltre 80 Paesi
La competenza per la registrazione di un
marchio internazionale è attribuita all’Organizzazione Mondiale per la Proprietà
Intellettuale (World Intellectual Property Organization - WIPO
/ Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle - OMPI).
L’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (AM) ed
il Protocollo relativo all’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale
dei marchi (PM) consentono di estendere la protezione di un marchio nazionale
in altri Paesi. Nell’ambito di tali accordi, attraverso un’unica domanda è
possibile ottenere la protezione per più di 80 Stati contraenti. Tuttavia,
la registrazione internazionale di un marchio è consentita solamente se il
marchio depositato nel Paese di origine, quindi a livello nazionale, è già
registrato (registrazione di base) oppure sia in fase di domanda (domanda
di base).
La registrazione internazionale garantisce al richiedente la stessa protezione
in tutti gli Stati designati, come se il marchio venisse depositato contemporaneamente
presso le singole autorità nazionali. Il marchio internazionale viene amministrato
centralmente dal WIPO, che ha contribuito a semplificare
notevolmente le procedure organizzative per i titolari di marchi.
Il primo requisito per la registrazione di un marchio internazionale
è la presenza del cosiddetto "marchio di base" (per domande soggette
all’Accordo di Madrid) oppure della "domanda di base" (per domande
soggette al Protocollo relativo all’Accordo di Madrid). Ciò significa che
il marchio, a livello nazionale, deve essere registrato o almeno depositato.
I prodotti e servizi per i quali si rivendica una protezione nella domanda
internazionale devono essere compresi nella registrazione e/o domanda di base;
ovvero l’elenco dei prodotti e servizi nella domanda internazionale può essere
identico oppure limitato rispetto all’originale, ma non può essere ampliato
rispetto alla domanda e/o registrazione di base.
Chi desidera estendere la protezione del proprio marchio nazionale in Paesi esteri aderenti all’Accordo di Madrid, oppure contemporaneamente in Paesi aderenti all’Accordo ed al Protocollo relativo all’Accordo di Madrid, deve:
- avere uno stabilimento industriale o commerciale effettivo in Italia;
- avere un domicilio elettivo in Italia;
- essere in possesso della cittadinanza italiana.
In Italia la domanda di registrazione per marchio internazionale può essere depositata presso uno degli Uffici Brevetti e Marchi delle Camere di commercio, oppure direttamente presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi a Roma.
Attenzione!
Esistono diversi moduli di domanda (MM1, MM2, MM3 ecc.), ed il relativo utilizzo dipende da quali Paesi siano designati all’interno della domanda di registrazione internazionale (Paesi aderenti all’Accordo, al Protocollo oppure la combinazione di entrambi).
Paesi aderenti all’Unione di Madrid (Accordo e/o Protocollo) EUROPA:
Albania (AP), Austria (AP), Benelux (2) (AP), Bosnia-Erzegovina (A), Bulgaria (AP), Cipro (AP), Comunità Europea (P), Croazia (AP), Danimarca (P), Estonia (P), Finlandia (P), Francia (AP), Germania (AP), Grecia (P), Irlanda (P), Islanda (P), Lettonia (AP), Liechtenstein (AP), Lituania (P), Macedonia (AP), Monaco (AP), Montenegro (AP), Norvegia (P), Polonia (AP), Portogallo (AP), Regno Unito (2) (P), Repubblica Ceca (AP), Romania (AP), San Marino (AP), Serbia (AP), Slovacchia (AP), Slovenia (AP), Spagna (AP), Svezia (P), Svizzera (AP), Ungheria (AP).
EUROPA DELL’EST:
Armenia (AP), Azerbaidjan (AP), Bielorussia (AP), Georgia (P), Kazakistan (A), Moldavia (AP), Turchia (P), Ucraina (AP).
AFRICA:
Algeria (A), Botswana (P), Egitto (A), Kenya (AP), Lesotho (AP), Liberia (A), Marocco (AP), Mozambico (AP), Namibia (AP), Zambia (P), Sierra Leone (AP), Sudan (A), Swaziland (AP).
ASIA e OCEANIA:
Australia (P), Bahrain (P), Bhutan (AP), Cina (AP), Corea del Nord (3) (AP), Corea del Sud (3) (P), Federaz. Russia (AP), Giappone (P), Iran (AP), Kirghizistan (AP), Mongolia (AP), Oman (P), Singapore (P), Siria (AP), Tagikistan (A), Turkmenistan (P), Uzbekistan (AP), Vietnam (AP).
AMERICHE:
Antigua e Barbuda (P), Antille Olandesi (P), Cuba (AP), U.S.A. (P).
NOTE:
(A) Paese aderente solo all’Accordo di Madrid.
(P) Paese aderente solo al Protocollo di Madrid.
(AP) Paese aderente sia all’Accordo di Madrid sia al Protocollo di Madrid (in tale caso le norme relative all’Accordo sono prevalenti).
ATTENZIONE!
- L’elenco degli Stati contraenti è soggetto a continue variazioni. Per visualizzare l’elenco aggiornato consultare il sito dell’OMPI / WIPO.
- Ai fini della designazione, gli Stati del Benelux (Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo) e quelli appartenenti al Regno Unito (Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord), valgono come unico territorio.
- Con il termine “Corea del Nord” si intende la “Repubblica Democratica Popolare di Corea”, mentre con il termine “Corea del Sud” si intende la “Repubblica di Corea”.
Per la domanda di registrazione internazionale si devono
utilizzare i moduli MM1, MM2 o MM3 predisposti dal WIPO e scaricabili
qui.
La scelta del modulo WIPO dipende dai Paesi per i
quali si richiede la protezione del marchio:
- Modulo MM1: la domanda internazionale è trattata esclusivamente secondo le norme dell’Accordo di Madrid. Ciò accade quando sono designati Paesi che hanno aderito esclusivamente all’Accordo di Madrid.
-
Esempio: Algeria (A), Bosnia Erzegovina (A) e Sudan (A).
Requisito: il richiedente deve essere titolare di un marchio nazionale registrato. è possibile tuttavia richiedere la registrazione internazionale di un marchio facendo riferimento ad una domanda di marchio nazionale; in tale caso l’UIBM procede all’esame anticipato della domanda di base.
Modulo: la domanda deve essere redatta sul formulario MM1. -
Modulo MM 2: la domanda internazionale è trattata esclusivamente secondo le norme del Protocollo. Ciò accade quando sono designati Paesi che hanno aderito esclusivamente al Protocollo di Madrid, oppure Paesi che hanno aderito contemporaneamente sia all’Accordo sia al Protocollo relativo all’Accordo di Madrid.
Esempio: Germania (AP), Austria (AP) e Svezia (P).
Requisito: il richiedente deve essere titolare di almeno una domanda di marchio nazionale.
Modulo: la domanda deve essere redatta sul formulario MM2. -
Modulo MM 3: la domanda internazionale è trattata in parte secondo le norme del Protocollo ed in parte secondo le norme dell’Accordo. Ciò accade quando sono designati Paesi che hanno aderito al Protocollo di Madrid (oppure ad entrambi gli accordi), ed almeno un ulteriore Paese che abbia aderito esclusivamente
all’Accordo di Madrid.Esempio: Comunità Europea (P), Svizzera (AP) ed Egitto (A).
Requisito: il richiedente deve essere titolare di un marchio nazionale registrato. è possibile tuttavia richiedere la registrazione internazionale di un marchio facendo riferimento ad una domanda di marchio nazionale; in tale caso l’UIBM dovrà procedere all’esame anticipato della domanda di base.
Modulo: la domanda deve essere redatta sul formulario MM3.
I moduli devono essere compilati in forma dattiloscritta. Il WIPO non accetta alcun modulo compilato a mano.
A seconda del modulo utilizzato varia anche la lingua di procedura. Pertanto è da tener presente che:
- per domande regolate secondo le norme dell’Accordo di Madrid la lingua di procedura è il francese (MM1);
- per domande regolate esclusivamente secondo le norme del Protocollo (MM2), oppure per domande miste (designazione di Paesi soggetti all’Accordo congiuntamente a Paesi soggetti esclusivamente al Protocollo - MM3) può essere scelto tra il francese e l’inglese.
Si deve fare attenzione al fatto che l’elenco prodotti e
servizi sia redatto sempre nella lingua del modulo prescelto. In caso contrario
non sarà ritenuto valido e ciò potrebbe influenzare negativamente la procedura
con particolare riferimento alla data della registrazione internazionale.
Se la domanda di registrazione internazionale non è redatta in una lingua
di procedura ufficiale, il WIPO non considera la stessa
come ricevuta.
L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, in seguito al ricevimento della domanda
di registrazione internazionale, verifica se questa corrisponda al marchio
di base registrato o depositato in Italia.
Soddisfatti tutti i requisiti, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi inoltra
la domanda all’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (WIPO/
OMPI) entro due mesi, confermando contemporaneamente la
data di domanda.
Quando la domanda perviene all’Organizzazione mondiale, viene verificato se
questa soddisfi i requisiti previsti dall’Accordo di Madrid o dal Protocollo.
In caso positivo il marchio è iscritto nel registro internazionale e la registrazione
viene pubblicata nella "gazzetta dei marchi internazionali". I Paesi
aderenti, ai quali il WIPO invia la domanda, entro un periodo di un anno (secondo
l’Accordo) oppure entro 18 mesi (secondo il Protocollo) dall’iscrizione del
marchio nel registro internazionale, hanno la possibilità di rifiutare la
protezione del segno nel proprio territorio sulla base delle rispettive legislazioni
nazionali. Se il marchio viene rifiutato in un Paese, continuerà a valere
negli altri Paesi segnalati nella designazione.
Costi di una registrazione per marchio internazionale
Presentando una domanda di registrazione per marchio internazionale deve essere
corrisposta sia una tassa nazionale all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi,
sia una tassa internazionale al WIPO. Le tasse devono essere
versate prima della consegna della domanda. L’importo delle tasse varia
in base al numero dei Paesi per i quali è richiesta la protezione del marchio
a livello internazionale.
Per calcolare l’importo delle tasse da corrispondere al WIPO
è possibile avvalersi del calcolatore
delle tasse online.
Le modalità di pagamento disponibili sono indicate nei rispettivi moduli
del WIPO.
Il richiedente dovrà limitarsi ad indicare quella desiderata.
Durata della protezione
La protezione per un marchio internazionale registrato dura dieci anni. La
registrazione può essere prolungata illimitatamente per ulteriori periodi
di dieci anni.
ATTENZIONE:
durante i primi cinque anni, il marchio internazionale dipende dal deposito/registrazione
nazionale del marchio. Questo vuol dire che il marchio internazionale perde
automaticamente la sua validità, nel caso in cui il marchio nazionale non
ottenga la registrazione.
Brevetti europei
Il brevetto europeo è un diritto di proprietà industriale
che viene concesso dall’Ufficio brevetti europeo in base alla Convenzione
sul brevetto europeo (CBE). La Convenzione sul brevetto
europeo ha lo scopo di semplificare, rendere meno onerosa e potenziare la
tutela delle invenzioni nei paesi firmatari mediante l’istituzione di un procedimento
unitario per la concessione dei brevetti.
A differenza dei marchi, il brevetto europeo non è un titolo avente validità
in tutta Europa o in tutta l’Unione Europea. Solo le procedure di domanda
e di concessione del brevetto vengono effettuate centralmente presso l’Ufficio
brevetti europeo. In seguito alla concessione del brevetto si forma un cosiddetto
“raggruppamento” di brevetti nazionali nei paesi che sono stati citati al
momento del deposito, e per i quali sono state avviate le rispettive fasi
nazionali (traduzione della descrizione del brevetto nella relativa lingua
ufficiale e pagamento delle eventuali tasse nazionali). Il brevetto europeo
concede al titolare in ogni paese nel quale è stato concesso gli stessi diritti
che garantirebbe un brevetto nazionale concesso in questo Stato.
Una volta concesso il brevetto, il titolare è tenuto ad avviare le rispettive
fasi nazionali entro un periodo che di tre mesi.
Chiunque può depositare un brevetto europeo. Se il depositante non è cittadino
di un paese aderente alla CBE (Convenzione sul brevetto
europeo) e se non è residente in un paese firmatario, dovrà farsi rappresentare
presso l’Ufficio brevetti europeo da un rappresentante autorizzato. Tramite
il deposito di un brevetto europeo attualmente può essere richiesta la tutela
per più di 30 Stati.
Ulteriori informazioni sono disponibili nella guida al deposito di una
domanda di brevetto europeo redatta dall’Ufficio ministeriale e
scaricabile alla voce modulistica di questo sito, oppure sul sito dell’Ufficio Brevetti
Europeo.
Una protezione "quasi" mondiale
Dal 1978 è possibile depositare domande di brevetto internazionali
secondo il Trattato di cooperazione internazionale in materia di brevetti
(PCT - Patent Cooperation Treaty). Il PCT
è un trattato multilaterale, firmato da molti Stati ed amministrato dall’Organizzazione
mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO - World
Intellectual Property Organization) con sede a Ginevra.
Il PCT offre la possibilità di ottenere la tutela per un’invenzione
in tutti gli Stati contraenti elencati, mediante la presentazione di un’unica
domanda di brevetto internazionale, senza dover depositare singolarmente le
richieste di brevetto nazionali.
A differenza del brevetto europeo, la domanda di brevetto internazionale non
prevede un procedimento centralizzato per la concessione, ma si limita a semplificare
la procedura di richiesta. I brevetti vengono concessi successivamente dai
singoli paesi o dalle singole organizzazioni regionali designate (EPO,
EAPO, OAPI, ARIPO).
I Paesi firmatari della Convenzione sul brevetto europeo, ad esempio, potranno
essere scelti come unica "regione", in modo da poter ottenere anche
il brevetto europeo mediante una domanda PCT (Euro-PCT).
Complessivamente può essere richiesta la tutela per più di 130 Stati.
La procedura riferita ad una domanda di brevetto internazionale (chiamata
semplicemente domanda PCT) è costituita da due fasi: la
fase internazionale e la fase nazionale.
Una volta terminata la fase internazionale di domanda, il titolare è
tenuto ad avviare le rispettive fasi nazionali (invio della richiesta di concessione
del brevetto nella relativa lingua ufficiale e pagamento delle eventuali tasse
nazionali) al fine di ottenere la concessione del brevetto.
Ulteriori informazioni sono disponibili nella guida al deposito di una
domanda di brevetto internazionale predisposta dall’Ufficio ministeriale
e scaricabile alla voce modulistica di questo sito, oppure
nelle pagine internet dell’Organizzazione mondiale della Proprietà Intellettuale
(WIPO - http://www.wipo.int/pct/en/index.html).
Informazioni
Camera di commercio – Taranto
Ufficio Marchi e Brevetti
dr. Domenico Carbone Tel. 099–778.3039 domenico.carbone@brta.camcom.it
dr.ssa Barbara Saltalamacchia Tel. 099–778.3030 barbara.saltalamacchia@brta.camcom.it
Fax: 099 778.3046
Aggiornata al 05.02.2015