Tutelarsi all’estero

Il marchio comunitario

In aggiunta alle procedure di registrazione nazionali ed internazionali, per ottenere la protezione del proprio segno, vi è la possibilità di depositare una domanda per marchio comunitario.
La registrazione di un marchio comunitario offre un grande vantaggio, ovvero conferisce al suo titolare un diritto unitario valevole in tutti i 27 Stati membri dell’Unione europea mediante una procedura unica.
Le domande di registrazione sono soggette a norme di legge unitarie a livello comunitario ed applicabili immediatamente in ogni singolo Stato membro.
Il diritto esclusivo conferito dalla registrazione di un marchio comunitario garantisce al suo titolare la possibilità di interdire a terzi l’utilizzazione in commercio, senza il suo consenso, di segni identici o simili a quelli tutelati dal suo marchio comunitario.

Registrazione di un marchio comunitario

La domanda per la registrazione di un marchio comunitario può essere depositata presso l’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI) in Alicante (Spagna) oppure presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi a Roma. Per assicurarsi che alla domanda sia attribuita una data di deposito certa, sarebbe opportuno effettuare il deposito direttamente all’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno ad Alicante.
Presso l’UAMI, il deposito può essere effettuato personalmente, per fax, per posta, tramite corriere oppure in formato elettronico.

Lingua di deposito di un marchio comunitario

Le domande di registrazione per marchio comunitario possono essere redatte in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell’Unione Europea. Ogni dichiarante può servirsi della propria lingua nazionale, che sarà trattata come “prima lingua”. In tale lingua, in futuro, si effettueranno le comunicazioni tra l’UAMI ed il depositante.
Il depositante deve inoltre indicare una “seconda lingua”, diversa dalla prima, scelta tra le cinque lingue ufficiali dell’UAMI: inglese, francese, tedesco, italiano o spagnolo. La sua indicazione è condizione necessaria per un buon esito della domanda, dato che sarà utilizzata come lingua procedurale alternativa in procedimenti di opposizione, decadenza e nullità.

Contenuto della domanda

La domanda di registrazione, per la quale è previsto un apposito modulo (scaricabile direttamente dal sito dell’UAMI), deve contenere tra l’altro le seguenti indicazioni:

  • una richiesta di registrazione per marchio comunitario;
  • le necessarie indicazioni per l’identificazione del richiedente;
  • l’elenco dei prodotti e servizi;
  • la rappresentazione grafica del marchio;
  • il pagamento delle tasse.

In presenza di questi requisiti minimi, alla domanda sarà attribuita la data di deposito ed il numero di protocollo. In seguito sarà verificata l’effettiva corrispondenza dei requisiti per l’assegnazione della data di deposito, ovvero se la domanda sia completa dal punto di vista formale.

Esame del marchio comunitario

Se tutti i requisiti minimi formali sono soddisfatti, seguirà la valutazione della domanda con particolare riferimento agli impedimenti assoluti alla registrazione. Qualora, anche per un solo Paese membro dell’UE, si presenti un impedimento alla registrazione, la domanda di marchio comunitario non potrà essere accolta. Il deposito verrà pertanto rifiutato.
Durante la procedura di registrazione comunitaria viene effettuata una ricerca d’ufficio relativa a domande o registrazioni di marchio preesistenti o anteriori. Tale ricerca viene effettuata, in aggiunta, anche dalla maggior parte degli Uffici nazionali (fanno eccezione Germania, Francia, Italia ed altre nazioni). Le relazioni di ricerca verranno inoltrate successivamente al richiedente del marchio.

Pubblicazione del marchio comunitario

Dopo lo svolgimento e la conclusione delle ricerche, la domanda per marchio comunitario verrà pubblicata nel bollettino ufficiale, diffuso mensilmente sul sito dell’UAMI. La pubblicazione si effettua in tutte le lingue della Comunità e non solo nella lingua indicata dal richiedente come prima e seconda lingua. Con la pubblicazione inizia il periodo di opposizione di tre mesi, durante il quale i titolari di marchi anteriori hanno l’occasione di presentare un’opposizione alla registrazione.
Qualora non venga presentata alcuna opposizione, previo pagamento della tassa di registrazione entro i termini prestabiliti, il marchio sarà iscritto nel registro comunitario e nuovamente pubblicato. L’iscrizione nel registro attribuisce al titolare del marchio il diritto esclusivo all’uso dello stesso, garantito e legale, e quindi di vietarne l’uso a terzi.

Durata della protezione di un marchio comunitario

La protezione per un marchio comunitario registrato dura dieci anni. La registrazione può essere prolungata illimitatamente per ulteriori periodi di dieci anni.

Costi di un marchio comunitario


Per conoscere i costi aggiornati di registrazione di un marchio comunitario è opportuno e consigliabile consultare il sito dell’UAMI.

Marchi internazionali

Protezione in oltre 80 Paesi

La competenza per la registrazione di un marchio internazionale è attribuita all’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (World Intellectual Property Organization - WIPO / Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle - OMPI). L’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (AM) ed il Protocollo relativo all’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (PM) consentono di estendere la protezione di un marchio nazionale in altri Paesi. Nell’ambito di tali accordi, attraverso un’unica domanda è possibile ottenere la protezione per più di 80 Stati contraenti. Tuttavia, la registrazione internazionale di un marchio è consentita solamente se il marchio depositato nel Paese di origine, quindi a livello nazionale, è già registrato (registrazione di base) oppure sia in fase di domanda (domanda di base).
La registrazione internazionale garantisce al richiedente la stessa protezione in tutti gli Stati designati, come se il marchio venisse depositato contemporaneamente presso le singole autorità nazionali. Il marchio internazionale viene amministrato centralmente dal WIPO, che ha contribuito a semplificare notevolmente le procedure organizzative per i titolari di marchi.

Requisiti per la registrazione di un marchio internazionale

Il primo requisito per la registrazione di un marchio internazionale è la presenza del cosiddetto "marchio di base" (per domande soggette all’Accordo di Madrid) oppure della "domanda di base" (per domande soggette al Protocollo relativo all’Accordo di Madrid). Ciò significa che il marchio, a livello nazionale, deve essere registrato o almeno depositato.
I prodotti e servizi per i quali si rivendica una protezione nella domanda internazionale devono essere compresi nella registrazione e/o domanda di base; ovvero l’elenco dei prodotti e servizi nella domanda internazionale può essere identico oppure limitato rispetto all’originale, ma non può essere ampliato rispetto alla domanda e/o registrazione di base.

Chi può richiedere la registrazione di un marchio internazionale presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Chi desidera estendere la protezione del proprio marchio nazionale in Paesi esteri aderenti all’Accordo di Madrid, oppure contemporaneamente in Paesi aderenti all’Accordo ed al Protocollo relativo all’Accordo di Madrid, deve:

  • avere uno stabilimento industriale o commerciale effettivo in Italia;
  • avere un domicilio elettivo in Italia;
  • essere in possesso della cittadinanza italiana.
Dove può essere depositata una domanda per marchio internazionale

In Italia la domanda di registrazione per marchio internazionale può essere depositata presso uno degli Uffici Brevetti e Marchi delle Camere di commercio, oppure direttamente presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi a Roma.

Attenzione!

Esistono diversi moduli di domanda (MM1, MM2, MM3 ecc.), ed il relativo utilizzo dipende da quali Paesi siano designati all’interno della domanda di registrazione internazionale (Paesi aderenti all’Accordo, al Protocollo oppure la combinazione di entrambi).

Paesi aderenti all’Unione di Madrid (Accordo e/o Protocollo)
EUROPA:
Albania (AP),  Austria (AP),  Benelux (2) (AP),  Bosnia-Erzegovina (A),  Bulgaria (AP),  Cipro (AP),  Comunità Europea (P),  Croazia (AP),  Danimarca (P),  Estonia (P),  Finlandia (P),  Francia (AP),  Germania (AP),  Grecia (P),  Irlanda (P),  Islanda (P),  Lettonia (AP),  Liechtenstein (AP), Lituania (P), Macedonia (AP), Monaco (AP),  Montenegro (AP),  Norvegia (P),  Polonia (AP),  Portogallo (AP),  Regno Unito (2) (P),  Repubblica Ceca (AP),  Romania (AP), San Marino (AP),  Serbia (AP),  Slovacchia (AP),  Slovenia (AP),  Spagna (AP),  Svezia (P),  Svizzera (AP),  Ungheria (AP).
EUROPA DELL’EST:
Armenia (AP),  Azerbaidjan (AP),  Bielorussia (AP),  Georgia (P),  Kazakistan (A),  Moldavia (AP),  Turchia (P),  Ucraina (AP).
AFRICA:
Algeria (A),  Botswana (P),  Egitto (A),  Kenya (AP),  Lesotho (AP),  Liberia (A),  Marocco (AP),  Mozambico (AP),  Namibia (AP),  Zambia (P),  Sierra Leone (AP), Sudan (A), Swaziland (AP). 
ASIA e OCEANIA:
Australia (P),  Bahrain (P),  Bhutan (AP),  Cina (AP),  Corea del Nord (3) (AP),  Corea del Sud (3) (P),  Federaz. Russia (AP), Giappone (P),  Iran (AP),  Kirghizistan (AP),  Mongolia (AP),  Oman (P), Singapore (P),  Siria (AP),  Tagikistan (A),  Turkmenistan (P),  Uzbekistan (AP),  Vietnam (AP).
AMERICHE:
Antigua e Barbuda (P),  Antille Olandesi (P),  Cuba (AP),  U.S.A. (P).

NOTE:

(A) Paese aderente solo all’Accordo di Madrid.
(P) Paese aderente solo al Protocollo di Madrid.
(AP) Paese aderente sia all’Accordo di Madrid sia al Protocollo di Madrid (in tale caso le norme relative all’Accordo sono prevalenti).

ATTENZIONE!
  • L’elenco degli Stati contraenti è soggetto a continue variazioni. Per visualizzare l’elenco aggiornato consultare il sito dell’OMPI / WIPO.
  • Ai fini della designazione, gli Stati del Benelux (Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo) e quelli appartenenti al Regno Unito (Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord), valgono come unico territorio.
  • Con il termine “Corea del Nord” si intende la “Repubblica Democratica Popolare di Corea”, mentre con il termine “Corea del Sud” si intende la “Repubblica di Corea”.
Modulistica

Per la domanda di registrazione internazionale si devono utilizzare i moduli MM1, MM2 o MM3 predisposti dal WIPO e scaricabili qui.
La scelta del modulo WIPO dipende dai Paesi per i quali si richiede la protezione del marchio:

  • Modulo MM1: la domanda internazionale è trattata esclusivamente secondo le norme dell’Accordo di Madrid. Ciò accade quando sono designati Paesi che hanno aderito esclusivamente all’Accordo di Madrid.
  • Esempio: Algeria (A), Bosnia Erzegovina (A) e Sudan (A).
    Requisito: il richiedente deve essere titolare di un marchio nazionale registrato. è possibile tuttavia richiedere la registrazione internazionale di un marchio facendo riferimento ad una domanda di marchio nazionale; in tale caso l’UIBM procede all’esame anticipato della domanda di base.
    Modulo: la domanda deve essere redatta sul formulario MM1.

  • Modulo MM 2: la domanda internazionale è trattata esclusivamente secondo le norme del Protocollo. Ciò accade quando sono designati Paesi che hanno aderito esclusivamente al Protocollo di Madrid, oppure Paesi che hanno aderito contemporaneamente sia all’Accordo sia al Protocollo relativo all’Accordo di Madrid.

    Esempio: Germania (AP), Austria (AP) e Svezia (P). 
    Requisito:  il richiedente deve essere titolare di almeno una domanda di marchio nazionale. 
    Modulo: la domanda deve essere redatta sul formulario MM2.

  • Modulo MM 3: la domanda internazionale è trattata in parte secondo le norme del Protocollo ed in parte secondo le norme dell’Accordo. Ciò accade quando sono designati Paesi che hanno aderito al Protocollo di Madrid (oppure ad entrambi gli accordi), ed almeno un ulteriore Paese che abbia aderito esclusivamente
    all’Accordo di Madrid.

    Esempio: Comunità Europea (P), Svizzera (AP) ed Egitto (A).
    Requisito: il richiedente deve essere titolare di un marchio nazionale registrato. è possibile tuttavia richiedere la registrazione internazionale di un marchio facendo riferimento ad una domanda di marchio nazionale; in tale caso l’UIBM dovrà procedere all’esame anticipato della domanda di base.
    Modulo: la domanda deve essere redatta sul formulario MM3.
    I moduli devono essere compilati in forma dattiloscritta. Il WIPO non accetta alcun modulo compilato a mano.

In che lingua si può formulare la domanda

A seconda del modulo utilizzato varia anche la lingua di procedura. Pertanto è da tener presente che:

  • per domande regolate secondo le norme dell’Accordo di Madrid la lingua di procedura è il francese (MM1);
  • per domande regolate esclusivamente secondo le norme del Protocollo (MM2), oppure per domande miste (designazione di Paesi soggetti all’Accordo congiuntamente a Paesi soggetti esclusivamente al Protocollo - MM3) può essere scelto tra il francese e l’inglese.

Si deve fare attenzione al fatto che l’elenco prodotti e servizi sia redatto sempre nella lingua del modulo prescelto. In caso contrario non sarà ritenuto valido e ciò potrebbe influenzare negativamente la procedura con particolare riferimento alla data della registrazione internazionale.
Se la domanda di registrazione internazionale non è redatta in una lingua di procedura ufficiale, il WIPO non considera la stessa come ricevuta.
L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, in seguito al ricevimento della domanda di registrazione internazionale, verifica se questa corrisponda al marchio di base registrato o depositato in Italia.
Soddisfatti tutti i requisiti, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi inoltra la domanda all’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (WIPO/ OMPI) entro due mesi, confermando contemporaneamente la data di domanda.
Quando la domanda perviene all’Organizzazione mondiale, viene verificato se questa soddisfi i requisiti previsti dall’Accordo di Madrid o dal Protocollo. In caso positivo il marchio è iscritto nel registro internazionale e la registrazione viene pubblicata nella "gazzetta dei marchi internazionali". I Paesi aderenti, ai quali il WIPO invia la domanda, entro un periodo di un anno (secondo l’Accordo) oppure entro 18 mesi (secondo il Protocollo) dall’iscrizione del marchio nel registro internazionale, hanno la possibilità di rifiutare la protezione del segno nel proprio territorio sulla base delle rispettive legislazioni nazionali. Se il marchio viene rifiutato in un Paese, continuerà a valere negli altri Paesi segnalati nella designazione.

Costi di una registrazione per marchio internazionale


Presentando una domanda di registrazione per marchio internazionale deve essere corrisposta sia una tassa nazionale all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, sia una tassa internazionale al WIPO. Le tasse devono essere versate prima della consegna della domanda. L’importo delle tasse varia in base al numero dei Paesi per i quali è richiesta la protezione del marchio a livello internazionale.
Per calcolare l’importo delle tasse da corrispondere al WIPO è possibile avvalersi del calcolatore delle tasse online.
Le modalità di pagamento disponibili sono indicate nei rispettivi moduli del WIPO.
Il richiedente dovrà limitarsi ad indicare quella desiderata.

Durata della protezione

La protezione per un marchio internazionale registrato dura dieci anni. La registrazione può essere prolungata illimitatamente per ulteriori periodi di dieci anni.

ATTENZIONE:

durante i primi cinque anni, il marchio internazionale dipende dal deposito/registrazione nazionale del marchio. Questo vuol dire che il marchio internazionale perde automaticamente la sua validità, nel caso in cui il marchio nazionale non ottenga la registrazione.

Brevetti europei

La protezione a livello europeo

Il brevetto europeo è un diritto di proprietà industriale che viene concesso dall’Ufficio brevetti europeo in base alla Convenzione sul brevetto europeo (CBE). La Convenzione sul brevetto europeo ha lo scopo di semplificare, rendere meno onerosa e potenziare la tutela delle invenzioni nei paesi firmatari mediante l’istituzione di un procedimento unitario per la concessione dei brevetti.
A differenza dei marchi, il brevetto europeo non è un titolo avente validità in tutta Europa o in tutta l’Unione Europea. Solo le procedure di domanda e di concessione del brevetto vengono effettuate centralmente presso l’Ufficio brevetti europeo. In seguito alla concessione del brevetto si forma un cosiddetto “raggruppamento” di brevetti nazionali nei paesi che sono stati citati al momento del deposito, e per i quali sono state avviate le rispettive fasi nazionali (traduzione della descrizione del brevetto nella relativa lingua ufficiale e pagamento delle eventuali tasse nazionali). Il brevetto europeo concede al titolare in ogni paese nel quale è stato concesso gli stessi diritti che garantirebbe un brevetto nazionale concesso in questo Stato.
Una volta concesso il brevetto, il titolare è tenuto ad avviare le rispettive fasi nazionali entro un periodo che di tre mesi.
Chiunque può depositare un brevetto europeo. Se il depositante non è cittadino di un paese aderente alla CBE (Convenzione sul brevetto europeo) e se non è residente in un paese firmatario, dovrà farsi rappresentare presso l’Ufficio brevetti europeo da un rappresentante autorizzato. Tramite il deposito di un brevetto europeo attualmente può essere richiesta la tutela per più di 30 Stati.
Ulteriori informazioni sono disponibili nella guida al deposito di una domanda di brevetto europeo redatta dall’Ufficio ministeriale e scaricabile alla voce modulistica di questo sito, oppure sul sito dell’Ufficio Brevetti Europeo.

PCT - Domanda di brevetto internazionale

Una protezione "quasi" mondiale

Dal 1978 è possibile depositare domande di brevetto internazionali secondo il Trattato di cooperazione internazionale in materia di brevetti (PCT - Patent Cooperation Treaty). Il PCT è un trattato multilaterale, firmato da molti Stati ed amministrato dall’Organizzazione mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO - World Intellectual Property Organization) con sede a Ginevra.

Il PCT offre la possibilità di ottenere la tutela per un’invenzione in tutti gli Stati contraenti elencati, mediante la presentazione di un’unica domanda di brevetto internazionale, senza dover depositare singolarmente le richieste di brevetto nazionali.

A differenza del brevetto europeo, la domanda di brevetto internazionale non prevede un procedimento centralizzato per la concessione, ma si limita a semplificare la procedura di richiesta. I brevetti vengono concessi successivamente dai singoli paesi o dalle singole organizzazioni regionali designate (EPO, EAPOOAPI, ARIPO). I Paesi firmatari della Convenzione sul brevetto europeo, ad esempio, potranno essere scelti come unica "regione", in modo da poter ottenere anche il brevetto europeo mediante una domanda PCT (Euro-PCT). Complessivamente può essere richiesta la tutela per più di 130 Stati.
La procedura riferita ad una domanda di brevetto internazionale (chiamata semplicemente domanda PCT) è costituita da due fasi: la fase internazionale e la fase nazionale. Una volta terminata la fase internazionale di domanda, il titolare è tenuto ad avviare le rispettive fasi nazionali (invio della richiesta di concessione del brevetto nella relativa lingua ufficiale e pagamento delle eventuali tasse nazionali) al fine di ottenere la concessione del brevetto. 
Ulteriori informazioni sono disponibili nella guida al deposito di una domanda di brevetto internazionale predisposta dall’Ufficio ministeriale e scaricabile alla voce modulistica di questo sito, oppure nelle pagine internet dell’Organizzazione mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO - http://www.wipo.int/pct/en/index.html).

Informazioni
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Camera di commercio – Taranto
Ufficio Marchi e Brevetti

Responsabile del procedimento
dr. Domenico Carbone   Tel. 099–778.3039   domenico.carbone@ta.camcom.it
dr.ssa Marcella Forte   Tel. 099–778.3074   marcella.forte@ta.camcom.it
dr.ssa Barbara Saltalamacchia   Tel. 099–778.3030   barbara.saltalamacchia@ta.camcom.it

Fax: 099 778.3046

Aggiornata al 05.02.2015